Într-o lume din ce în ce mai globalizată și datorită oportunităților oferite de comerțul electronic care permite companiilor să își pună produsele și serviciile la dispoziția publicului din alte țări, protecția serviciilor și produselor în teritoriul național poate să nu mai fie suficientă.
Pentru a înregistra o marcă în străinătate, există diferite tipuri de înregistrări în funcție de țările de interes și, după caz, de îndeplinirea unor cerințe. Diferitele tipuri de mărci înregistrate în funcție de zona geografică acoperită ar putea sa fie următoarele:
- Mărci internaționale: Sistemul Madrid;
- Mărci regionale (de expl. marca Uniunii Europene, marca Benelux etc.);
- Mărci naționale ale țărilor străine (de expl. marca înregistrată a Statelor Unite, Regatul Unit)
Acest material se concentrează pe explicarea primei opțiuni.
Mărci internaționale: Sistemul Madrid
- Aspecte generale:
Sistemul Madrid oferă un sistem centralizat de solicitare a mărcilor comerciale în cele 127 de țări care fac parte în prezent din Sistemul guvernat de Acordul și Protocolul de la Madrid. Ultimele state care au aderat la sistem sunt Pakistan și Emiratele Arabe Unite în 2021 și Jamaica și Chile în 2022.
| Avantajele înregistrării internaționale | Dezavantajele înregistrării internaționale |
| Procedura de înregistrare a mărcii este simplificată, întrucât procedurile de cerere pentru înregistrarea unei mărci în 125 de țări (până în prezent) pot fi inițiate prin depunerea unei singure cereri, într-o singură limbă și achitând o singură taxă către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) situată la Geneva pentru a desemna diferitele ţări de interes.Marca comercială va avea aceeași dată de aplicare în toate țările desemnate inițial.În cazul în care marca este înregistrată în una sau mai multe țări fără a fi făcut obiectul unor obiecții sau opoziții oficiale, nu este necesară angajarea unui avocat local care să reprezinte marca în fața Oficiului național de mărci respective, ceea ce reduce costurile de internaționalizare a marca comercială.Reînnoirea mărcii în toate țările desemnate se realizează și printr-o singură procedură și plata unei taxe unice, care facilitează gestionarea portofoliului de mărci.Odată ce marca internațională este înregistrată, desemnările ulterioare ale altor țări aparținând Sistemului pot fi făcute în viitor. | În unele țări desemnate, poate fi necesar să se efectueze acțiuni de întreținere locale suplimentare. De exemplu, în SUA sau Coreea de Sud este necesar să se prezinte dovada utilizării mărcii în aceste teritorii la câțiva ani de la înregistrarea denumirii în aceste țări.Dependență de marca de bază timp de cinci ani de la înregistrare.În ciuda faptului că au semnat Acordul și Protocolul de la Madrid, în unele țări africane, mărcile internaționale nu sunt aplicabile, deoarece instanțele lor nu recunosc efectele mărcii internaționale.=== |
- Care este procedura de înregistrare a mărcii internaționale în țările selectate (desemnate) si care sunt efectele inregistrarii?
La primirea cererii internaționale de marcă, OMPI efectuează doar o examinare de formalități.
După înregistrarea și publicarea mărcii, OMPI transmite cererea către fiecare dintre oficiile de mărci din țările desemnate. Aceste oficii naționale vor efectua o examinare a mărcii, concret, dacă semnul distinctiv poate fi protejat în acele țări. Oficiile naționale au o perioadă de 12 sau 18 luni pentru a emite o decizie de admitere sau de refuz.
Odată ce marca este admisă de Oficiile naționale din țările desemnate, efectele sunt aceleași cu cele ale unei mărci naționale din acea țară.
- Cine poate solicita mărci comerciale internaționale?
Sistemul Madrid nu este deschis oricărui solicitant. Posibilitatea de a solicita o marcă internațională este limitată la persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
- Să aibă un domiciliu sau o unitate comercială sau industrială în oricare dintre țările aparținând Sistemului Madrid[1]
- Să fie cetățean al uneia dintre țările aparținând Sistemului Madrid.
De exemplu, în multe țări din America Latină nu este posibil să se solicite mărci comerciale internaționale, deoarece acestea nu fac parte din Sistemul de la Madrid.
- Marcă comercială de bază: condiție prealabilă pentru a solicita o marcă internațională
Nu este posibil să solicitați direct o marcă internațională. În schimb, solicitantul trebuie să fie deținătorul uneia sau mai multor cereri sau înregistrări ale mărcilor comerciale anterioare într-o țară membră a Sistemului care servește(e) drept bază pentru marca internațională.
Marca (mărcile) de bază și marca internațională trebuie să fie aceleași, să aibă același deținător, iar produsele și serviciile desemnate de marca internațională trebuie să fie aceleași sau să fie cuprinse în descrierea mărcii de bază.
De exemplu, solicitanții spanioli își bazează de obicei mărcile comerciale internaționale pe mărci comerciale spaniole sau mărci comerciale ale Uniunii Europene.Cererea de înregistrare internațională a mărcii trebuie depusă prin Oficiul pentru mărci în care este înregistrată marca de bază. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că un deținător al unei mărci comerciale UE poate folosi această marcă comercială ca bază pentru o marcă internațională numai dacă mărcile îndeplinesc condițiile menționate mai sus și dacă acest deținător este, de asemenea, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau au o unitate comercială sau industrială într-un stat membru al Uniunii Europene.
- Durata și menținerea în vigoare a mărcii internaționale:
Durata mărcii internaționale este de zece ani de la data aplicării acesteia și poate fi reînnoită pe termen nelimitat. Reînnoirea pentru toate țările desemnate se face într-un singur act prin plata taxei corespunzătoare către OMPI.
În cazul în care au existat desemnări ulterioare, durata inițială a protecției în acele țări poate să nu fie de zece ani, întrucât, după cum am menționat, marca internațională se reînnoiește simultan pentru toate jurisdicțiile.
Pentru a analiza interesul solicitantilor de inregistrare a marcilor prin Protocolul de la Madrid, am repredus mai jos o evidenta a acestor cereri.
Această cifră prezintă numărul și ratele anuale de creștere ale cererilor internaționale depuse prin Sistemul Madrid. (Sursa: Baza de date statistică WIPO, martie 2020)
În ciuda dezavantajelor, conform datelor compilate de OMPI, în 2019 au fost depuse în total aproximativ 64.400 de mărci în cadrul Sistemului Madrid, dintre care 1.360 din Spania. Datele reflectă succesul acestui model, precum și faptul că tot mai multe țări i se alătură.
- In concluzie:
Pentru companiile care produc și/sau comercializează în străinătate, inregistrarea unei marci internationale prin Sistemul Madrid le poate permite să simplifice procedurile, să faciliteze întreținerea portofoliului și să economisească costuri, motiv pentru care ar putea sa-l ia în considerare dacă au vreun interes să intre pe piete externe.
[1] https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/2009/50/gaz_st3.htm
Avocat Cristina Vălcăuan
